Jurisprudencia CSJ

1 EXPEDIENTE "MARCAS & CÍAN LTDA. - EPP c/ Resolución 79 del 27 de marzo del 2 019, dictada por Dirección General de la Propiedad Industrial - DINAPI" ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO cuatricientos noventa En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintidós días del mes de del año dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo para acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia 304 del 22 de noviembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primer a Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió plantear las siguientes: **CUESTIONES** ¿Es nulo el Acuerdo y Sentencia recurrido? Caso contrario, ¿es ajustado a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio la siguiente secuencia: LLANES , BENÍTEZ Y RAMÍREZ. **A LA PRIMERA CUESTIÓN LA MINISTRA LLANES OCAMPOS SOSTUVO:** La no referencia a la nulidad al momen to de hacer presente la fundamentación en la presente instancia, conjugado al resultado del examen r especto a vicios procesales que ameriten a la oficiosa anulación del fallo recurrido, permiten la de sestimación de la presente vía procesal. Es mi voto. **A SUS TURNO LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA, MANIFESTARON SUS RESPECTIVAS ADHESIONES AL VOTO QUE ANTECEDE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.** **A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ MANIFIESTANDO:** La pretensi ón demandada prosperó conforme a la parte <signature>María Benitez Riera</signature> Ministra Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

dispositiva del fallo recurrido, resultando parte apelante la entidad demandada en autos. El apelante alega que hubo violación de lo dispuesto en el artículo 159, incisos c, d y e del Código Procesal Civil y del artículo 2, inciso a de la Ley 1 294/98. El tribunal *a quem* resolvió revocar el acto administrativo demandado a favor del registro de la ma rca ERVA – MATE CHARRÚA para la clase 30, productos alimenticios, siendo el bien a ser beneficiado y erba mate de fabricación brasilera, ofertado en envases en idioma portugués, fundando la decisión ap elada que la nominación resistida por la entidad administrativa no evoca al posible origen uruguayo, considerando con características novedosa y especialidad. El vocablo “charrúa”, conforme resulta del cuerpo de la resolución judicial recurrida, no sólo ident ifica a lo originario de la actual República Oriental del Uruguay, sino también a otras naciones, ya que la etnia originaria del mismo nombre, también estaba asentada en territorio de la actual Mision es, Corrientes, Santa Fe de la República Argentina y, en el Estado de Río Grande del Sur de la Repúb lica Federativa del Brasil. La parte que puso en crisis el Acuerdo y Sentencia recurrido, lo hizo sosteniendo que la afirmación del juzgador radica en que la Resolución de la DINAPI no ha justificado el rechazo en que el término “charrúa” refiera los originarios del Uruguay, sino que el mismo término hace referencia al origen del producto que pretende distinguir. El apelante plantea como una contradicción el fundamento desarrollado por el Tribunal de Cuentas, al sostener que la marca en cuestión (ERVA – MATE CHARRÚA) no se halla en la prohibición del artículo 2, inciso a de la Ley de Marcas, fundamento del acto administrativo dictado por la DINAPI, pero desa rrolla el histórico del término “charrúa” y los diferentes lugares de ocupación de la etnia, la que también habitaba la actual zona brasilera. Fue agregado que la oferta efectuada en idioma portugués en el envase del producto, para el caso, yerba mate, a decir del juzgador permite al consumidor cono cer el origen del mismo. Centra su fundamentación en que, tras la extinción de la etnia charrúa en el siglo XIX, solo quedan datos históricos o antropológicos, afirmando que es innegable

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que el término "charrúa", en lenguaje no jurídico ha pasado a designar a los uruguayos, incluso sien do así reconocido como adjetivo de uruguayo por el diccionario de la Real Academia Española. Concentrando el debate en que la marca ERVA – MATE CHARRUA, yerba de producción brasileña, envasada y ofertada en idioma portugués, en caso de resultar registrada para la clase 30, generará riesgo de confusión en el consumidor paraguayo respecto al origen, concretamente, si el consumidor paraguayo e ntenderá que se trata de un producto brasileño o uruguayo, sin importar ya los antecedentes históric os ni el espacio geográfico ocupado por el pueblo originario del mismo nombre. Solicita la revocació n del Acuerdo y Sentencia apelado. Al contestar los fundamentos de la apelante, inserta una imagen de las diversas acepciones de la pal abra charrúa según el diccionario virtual de la RAE, para sostener seguidamente si bien hace referen cia para identificar a los habitantes del Uruguay, también hace referencia a algunos pueblos amerind ios que habitaran la costa septentrional del Río de la Plata, reiterando que los charrúas no sólo se encontraban ubicados en territorio uruguayo, sino se extendían hasta el Estado brasileño de Río Gra nde do Sul. Concluye la idea indicando que la posterior identificación con el vocablo (Charrúa) con el pueblo uruguayo, fue debido al sentimiento idiosincrático generado por sus habitantes, por la cap acidad de estos de sobrellevar adversidades con éxito, no a una cuestión meramente geográfica ni his tórica. Cuestiona que la apelante afirmó que ha venido siendo rechazada por la DINAPI la solicitud de regist ro de marcas con tales características, cuando de los registros de esta se encuentran la marca cemen to "Charrúa", en la clase 19, "Charrúa" también en las clases 34 y 35, las que sostienen se encuentr an vigentes, habiendo sido solicitadas por titulares paraguayos. Califica de desigualitaria y discri minatoria tales otorgamientos de derechos otorgados a los titulares de los citados registros, respec to a la actora de la presente demanda a quien le resultó denegado el procedimiento registral, produc tora yerbatera de origen brasileño. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramirez Cand MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

Al referir a las marcas registradas que también aluden al origen, orienta su contestación hacia la p alabra GUARANÍ como marca registrada, indicando que se trata de nuestro pueblo originario, que resul ta una de las lenguas oficiales a nivel nacional, que de la fundamentación del apelante "no pueden s er concedidos registros que "identifiquen o denoten el origen del producto", sin embargo resultan re gistradas las siguientes marcas: Yerba Mate Reina Guaraní, clase 30; Bingo Guaraní, clase 41, Bellez a Guaraní, clase 35, El Abuelo Guaraní, clase 29, Guaraní el idioma del sabor, clase 29, Termo Guara ní, clase 21, Sol Guaraní, clase 30 e, Ice Tea Guaraní, clase 30, hecho que plantea como otro factor discriminante a los intereses de la parte recurrida, defendiendo que la marca solicitada cumple con todos los requisitos al efecto. Solicita el rechazo del recurso de apelación. Clave para la resolución del recurso, encuentro la previsión del artículo 2 de la Ley 1 294/98, que dispone: "No podrán registrarse como marcas: ...aquellos que puedan inducir a engaño o confusión res pecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del emp leo de los productos." Las negritos fueron agregadas a modo de destaque. La claridad de la normativa parcialmente transcripta, resaltada en la parte pertinente para la prese nte causa, torna innecesario cualquier análisis respecto a la imposibilidad legal de registrar marca riamente alguna acepción que induzca al consumidor pensar que el bien proviene de un origen distinto al real. Bien lo sustuvo la apelante, como fue también reconocido por la representación recurrida en la insta ncia que la firma solicitante del registro de la marca ERVA – MATE CHARRÚA es una empresa brasileña, que opera comercialmente en el rubro yerbatero. El histórico de la etnia charrúa, como el espacio geográfico de ocupación del mismo considero que pa san a un plano secundario de importancia a los efectos marcarios, ya que en la actualidad y, sin que ello implique desconocer cuestiones culturales de los ancestros nativos de la región, en lenguaje c astizo el término "Charrúa" evoca lo relativo a Uruguay. Atendiendo el producto cuya marca buscó ser registrada en la clase 30 – yerba mate – de origen brasi leño, si bien resulta un bien comúnmente comercializado en toda la región, no puede ser discutido qu e es de mayor producción y consumo en la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA zona rioplatense (lo que afecta a la República Oriental del Uruguay), respecto a las demás zonas per iféricas. Por tal motivo, un producto de alto consumo como es la yerba mate para importante sector de toda la región, siendo de producción brasileña, pero que la marca compuesta lleve la palabra "Charrúa" como lo planteó la firma solicitante, considero que genera altísima probabilidad de llevar a pensar al co nsumidor que se trata de un bien manufacturado de origen uruguayo, dada la relación del término util izado, que ya quedó observado es de uso común para referir a la actual nación uruguaya, con el bien, también de gran producción y consumo en el referido país. El riesgo de apariencia sobre el origen real de la yerba ofertada de procedencia brasileña, la que p odrá erróneamente parecer al consumidor que el origen resulte Uruguay sin que así fuere, por todo lo antes sostenido, lo que me lleva a considerar es una situación que cabe dentro de la previsión del artículo 2 de la Ley 1 294/98 de la Ley de Marcas, ya antes trascripto. Que el envase del producto esté redactado en idioma portugués, nada indica respecto al verdadero ori gen del bien, cuando es muy común a nivel MERCOSUR que circulen bienes ofertados incluso en castella no y portugués, sin que necesariamente ello permita afirmar con grado de certeza que el producto env asado resulte proveniente de la industria brasileña. La parte contradictora en esta instancia recursiva cuestiona que hayan sido registradas por el órgan o administrativo competente en materia marcaria, otras marcas con las palabras "Charrúa" y "Guaraní" , pero no refirió mayores datos como ser las naturaleza de los bienes de las clases en las que resul taron afectadas, y principalmente tampoco probó el país de origen de los mismos, por lo que no puede resultar comprensible si las consideradas por la representación de la firma apelada correspondan o no la misma situación a la disputada en esta demanda contencioso administrativa. Lo planteado en contra argumentación a los agravios del apelante, considero que no resulta atendible para la presente cuestión. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candón MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

6 Voto por la procedencia del recurso de apelación y la revocación del Acuerdo y Sentencia 304 del 22 de noviembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, confirmación de los actos administrativos demandados con costas a la parte vencida, conforme lo dispuesto en el literal b del artículo 203 del Código Procesal Civil. Es mi voto. A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA EXPRESÓ SU ADHESIÓN AL VOTO DE LA MINISTRA LLANES OCAMPOS POR LA MISMA FUNDAMENTACIÓN. EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA AGREGÓ: comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 304 de fecha 22 de noviembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE, todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Lais Maria Benítez Riera Ministro Ante mí: Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ложим SENTENCIA NÚMERO__ 490 Abg. Nora Domiguez Asunción, 2% de noviembe de 2023 VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DEJUSTICIA SALA PENAL RESUELVE / TENER POR DESISTIDO del estudio de la nulidad. 2) HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representación de la entidad demandada contra el Acuerdo y Sentencia 304 del 22 de noviembre de 2 022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el que debe ser revocado. i María Bepítez Riera Ainistro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candy MINISTRO Abg. Warma Dominguez Secretaria Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 7 3) COSTAS a la parte vencida. 4) ANOTAR, registrar y notificar. Ante mí: Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra