Jurisprudencia CSJ

**Expediente:** "ADARE PHARMACEUTICALS SAS C/ RES. NRO. 163 DE 12 DEMARZO DE 2021, DICT. POR LA DINA PI". Expt. de la C.S.J. Nro. 64/23. **ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:** cuatocientos ochenta En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, dos días del mes de noviembre el año dos mil veint itres, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Sup rema de Justicia, Sala Penal, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍ TEZ RIERA, ante mí, la Secretaría autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "ADARE PHARMACEUTI CALS SAS/ RES. NRO. 163 DE 12 DEMARZO DE 2021, DICT. POR LA DINAPI" a fin de resolver los Recursos d e Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 272 de fecha 20 de Septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente no interpuso r ecurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución recurrid a no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en lo s términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde DESESTIMAR LA NULIDAD. Es mi voto. **A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJERON:** Que se adhieren al voto del Ministro Manuel De Jesús Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamento s. **Estadística Civil** Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesus Ramirez Gandi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 272 de fecha 20 de Septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1- ) NO HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa promovida en autos: "ADARE PHARMACEUTICA LS SAS C/ RES. NRO. 163 DEL 1203/2021 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (DIN API)" por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; 2-) CONFIRMAR la RESOLU CION NRO. 163 de fecha 12 de marzo de 2021 dictada por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ; 3-) IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa. El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que se considera que la terminación flexional "LAC T", constituye un vocablo de uso común en las marcas que están registradas en la clase 5, por lo que resulta inviable conceder a una marca el control sobre un prefijo comúnmente utilizado para product os que hacen relación a alimentos u otros derivados de la leche, por lo cual nadie puede pretender h acerse con el monopolio del mismo, ya que esto ocasionaría que la competencia se vea privada de la u tilización de un vocablo de uso común, gozando así de un lugar de preeminencia en el mercado, siendo esto totalmente contrario a lo establecido en el marco normativo aplicable. Al momento de expresar agravios (fs. 336 - 344), el Abg. Víctor Abente Brun en representación de la firma ADARE PHARMACEUTICALS SAS manifestó, que si bien el radical "LACT" puede estar presente en otr as marcas registradas en clase 5 que coexisten con la marca oponente, y ser considerada un radical d e uso común, ello de ninguna manera lleva a la conclusión de que pueda ocurrir lo mismo con la marca solicitada, ya que todas las demás marcas registradas que incluyen dicho radical presentan otros el ementos que las hacen distinguibles. Luego, la Abg. Carolina Cabral, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTU AL, contesta los agravios (fs. 362 - 364) y manifiesta, en apretada síntesis, que analizadas las mar cas oponentes se advierte que todas ellas comparten no solo la partícula "LACT" sino incluso la letr a final "L". Con lo cual queda suficientemente demostrado que la coexistencia pacifica es real y que no es posible obstaculizar el registro de una solicitud por el solo hecho de utilizar la misma part ícula que es utilizada en varias marcas y además, el criterio para determinar la confundibilidad no debe quedar sometido únicamente al análisis gramatical o fonético, sino analizar qué productos se bu sca proteger, el público consumidor al cual va dirigido y si los mismos pueden ser adquiridos direct amente por el consumidor o mediante la asistencia de un profesional capacitado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "ADARE PHARMACEUTICALS SAS C/ RES. NRO. 163 DE 12 DEMARZO DE 2021, DICT. POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 64/23. Así mismo, e I Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación del Sr. CLAUDEL ROUSTANG GALAC contesta los agravios del recurrente (fs. 349 - 358) y en resumen señala que no existe posibilidad alguna de con fusión ni asociación entre las marcas en pugna, considerando que la marca solicitada es un rubro dis tinto de la oponente, y que la denominación LATEL Y ETIQUETA ya se halla registrada en nuestro País, y en una clase estrechamente relacionada a la solicitada. Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar, que tratándose de marc as, la cuestión de novedad y distintivita no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso d el público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manif estarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se aju sta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cu al es necesario hacer una breve introducción del caso. En sede administrativa la firma "APTALIS PHARMA SAS" se opuso a la solicitud del registro de marca " LACTEL Y ETIQUETA" solicitada para la clase Nro. 05 del nomenclador internacional, la oposición fue en base al registro de marca que esta firma posee en la misma clase "LACTEOL". Por medio de la Resolución Nro. 534 del 11 de Abril de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litig iosos rechazó la oposición planteadada, por medio de la Resolución Nro. 163 del 12 de Marzo de 2021 la Dirección de Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación, fundamentándose en que se advierte que todos los signos en pugna se encuentran en el mismo nomenclador, clase 5. Sin embargo, cabe resaltar que los productos amparados por el solicitante, no consisten en medicamentos , como ocurre con los productos de las marcas oponentes, sino en alimentos para bebés derivados de l a leche y harina, leche y productos para los bebes. Luis Mario Berlizte Riera Ministro Dr. Manuel Dejesus Ramirez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

lo que la firma **ADARE PHARMACEUTICALS SAS** interpuso demanda contenciosa administrativa. Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "LACTE L Y ETIQUETA" para la clase Nro. 05 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de l as marcas registradas en la misma clase, de manera tal que no quema lugar para la confusión en el pú blico consumidor por riesgo de asociación. En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada de la firma oponente se componen de la siguiente forma: "LACTEOL" (1 palabra s, 7 letras y 3 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera "LACTE L" (1 palabras, 6 letras, 2 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, ambas marcas comienzan con el radical "LACTE" advirtiéndose que las terminaciones son ligeramente distintas para una y otr a. Pese a contar con terminaciones diferentes, se encuentra configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. Ahora bien, en el aspecto gráfico, se pued e apreciar que la marca solicitada posee un logotipo caracterizado, mientras que la marca registrada no lo tiene. Por otro lado, en el aspecto ideológico, se encuentra que ambas marcas evocan ideas similares, pues en ambas se protegen servicios de la misma clase (05). Pero se denota que la marca "LACTEOL" fue con cedida para amparar y proteger "exclusivamente medicamentos antidiarreicos de origen microbiano cont eniendo lactobacilos". Mientras que la marca "LACTEL" fue solicitada para amparar y proteger "Alimen tos para bebés derivados de la leche y harina, leche y productos de leche para bebés, exceptuando ex presamente productos para el tratamiento de la diarrea". Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el elemento común entre las marcas en pugna, el ra dical "LACTE", no es suficiente para causar la confusión en el público consumidor, pues la marca sol icitada es ortográfica, gráficamente distinta a la ya registrada. Por consiguiente, se concibe la po sibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintiva y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 Ar t. 1 que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. L as marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, reli eves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir tam bién en la forma,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "ADARE PHARMACEUTICALS SAS C/ RES. NRO. 163 DE 12 DEMARZO DE 2021, DICT. POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 64/23. presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o l ugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativ o". Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos, y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 272 de f echa 20 de Septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las c ostas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artíc ulo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión plan teadada. ES MI VOTO. A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se a dhieren al voto del Ministro Manuel DeJesus Ramirez Candia, por compartir los mismos fundamentos. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 480 Asunción, 10 de noviembre de 2023. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL

RESUELVE: 1-DESESTIMAR el recurso Nulidad interpuesto. 2-CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 272 de fecha 20 de Septiembre de 2022, dictado por el Tribun al de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la pre sente resolución. 3-COSTAS en el orden causado en base al artículo 193 del Código Procesal Civil. 4-ANOTAR, registrar y notificar. Ante mí:- Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesús Ramírez Gandi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes C Ministra