Jurisprudencia CSJ

Expediente: "DARUMA S.A. C/ RES. NRO. 116 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - D.P.I.". Expt. de la C.S.J. Nro. 5/23. ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ___________________________ En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, _________ días del mes de octubre ______________ e l año dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Minist ros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPO S y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: "DARUMA S.A. C/ RES. NRO. 116 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIED AD INTELECTUAL - D.P.I." a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra e l Acuerdo y Sentencia Nro. 154 de fecha 27 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Prim era Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear las siguientes: ___________________________ **CUESTIONES:** ¿Es nula la sentencia apelada? En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA. ____________ **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. **MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO**: El recurrente no fundo e xpresamente el recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la res olución recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por lo que corresponde **DECLARAR DESIERTO** el recurso de nulidad, ES MI VOTO. **A SUS TURNOS**, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJERON: Qu e se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesus Ramirez Candia, por compartir los mismos fundament os. ____________ Luis Maria Benitez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria Dr. Manuel Dejesus Ramírez Canda Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 154 de fecha 27 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1-) NO HAC ER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por la firma DARUMA S.A. contra RESOLUCION NRO. 116 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDA D INDUSTRIAL (DINAPI), conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolució n. 2-) CONFIRMAR la Resolución Nro. 116 de fecha 19 de febrero de 2020, dictada por la Dirección Nac ional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) 3-) IMPONER las costas de la Instancia a la parte perdida . El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que la marca cuyo registro se solicita "APOSTAPY", no posee novedad alguna, ni originalidad, es una marca descriptiva y genérica, de ninguna manera pu ede decirse que es simplemente evocativa, ya que designa el servicio a ofrecer (apuestas), el cual e stá relacionado con los servicios ofrecidos en la clase 41, pues como sabemos la misma, comprende "E ducación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". Por lo que, la marca solicitada se encuentra incursa en las prohibiciones del art. 2 Inc. e) de la Ley Nro. 129 4/98 de Marcas. Al momento de expresar agravios (fs. 124 - 132), el Abg. Rafael Salomoni en representación de DARUMA SAM S.A. manifestó, que en este juicio se ha errado en la forma de encarar el análisis del mismo, p uesto que cercenaron la denominación y produjeron un estudio "laboratorial", errado de los conceptos que la imponen. En este sentido, señala que se ha obviado que el recurrente posee ya registro de la marca "APOSTAPY", en la clase 38, con lo que se estaría solamente haciendo extensivo un derecho ya obtenido legalmente a la Clase 41 de la nomenclatura oficial. Asimismo el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en representación de la DINAPI, al contestar los agravios ( fs. 141 - 142) manifiesta, que el apelante no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 419 del C.P.C. para la forma de la fundamentación, por lo que los recursos deben ser declara dos desiertos. Así mismo, señala que los servicios cubiertos por la Clase 41 son, entre otros, "Entr etenimiento de Apuestas y Juegos de Azar", lo que resulta en que el signo solicitado resultaría desc riptivo de tales servicios, lo cual es materia de prohibición según el art. 2 inc. "e" de la ley de Marcas. Al analizar la cuestión planteada, corresponde señalar, en primer lugar, que tratándose de marcas, l a cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los sign os registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frec uente y el titular de la marca, no sea posible de confusión, al adquirir un

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "DARUMA S.A. C/ RES. NRO. 116 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - D.P.I.". Expt. de la C.S.J. Nro. 5/23. Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manif estarse (gráfico, fonético e ideológico) y, por último, debe atenderse más a las semejanzas que a la s diferencias de detalle. Como antecedentes del caso, se advierte que la firma DARUMA SAM S.A. solicitó en sede administrativa el registro de la marca "APOSTAPY" para cubrir productos de la clase Nro. 41 del Nomenclador Intern acional de Niza. Dicha solicitud fue rechazada por Dirección de Marcas, mediante la Resolución Nro. 212 de fecha 20 d e Febrero del 2018 y confirmada posteriormente por medio de la Dirección General de la Propiedad Ind ustrial, con el dictado de la Resolución Nro. 116 de fecha 19 de febrero del 2020. El fundamento de la Administración para rechazar el registro de la marca solicitada se basó, en resu men, en que: lejos de presentar un signo capaz de identificar al servicio ofrecido; es decir, de ost entar capacidad marcaria real se limita a indicar el género del servicio a ser prestado por el titul ar de la solicitud de registro, puesto que aposta es el verbo que se desprende de la palabra apuesta . En ese contexto, corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, se ajusta o no a derecho, al haber confirmado el acto administrativo impugnado. Para resolver la cuestión es necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 2, inciso e) de la L ey Nro. 1294/98, el cual dispone:"No podrán registrarse como marcas: e) los que consistan enterament e en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o qu e pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servic io." De la normativa transcripta, se observa que, existe la prohibición de registro de las expresiones ge néricas y descriptivas como una marca. Configurando **expresiones genéricas** aquellas que pueden id entificarse cuando la palabra o el signo figurativo son sinónimos o representan el producto o servic io que se desea proteger y expresiones descriptivas aquellas que

aluden a las cualidades, funciones u otras características del producto o servicio que se desea pres tar. Por otra parte, corresponde señalar que la clase nro. 41 (en la cual se solicita el registro de la m arca) del Nomenclador Internacional de Niza, 12 edición, versión 2023 protege los siguientes product os: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". En ese lineamiento, al analizar la marca solicitada “APOSTAPY” para la clase nro. 41 del Nomenclador Internacional de Niza encuentro que, la misma incurre en las prohibiciones establecidas por la legi slación marcaria (artículo 2, inciso e) de la Ley Nro. 1294/98) al tratarse de una expresión genéric a y descriptiva, ya que la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género al que pertenece el servicio que se pretende registrar, el carácter genérico del signo se desprende del significado que este tiene para los consumidores. En este sentido, la marca solicitada “APOSTAPY” no reúne los requisitos de novedad, distintividad y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98, artículo 1, que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marca s podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; lo s nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las comb inaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo". Por tanto, en base a las consideraciones expuestas corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelació n interpuesto por la firma DARUM SAM S.A., y en consecuencia; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 154 de fecha 27 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las costas del juicio, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo establecido en el Art. 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. A SUS TURNOS, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "DARUMA S.A. C/ RES. NRO. 116 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - D.P.I.". Expt. de la C.S.J. Nro. 5/23. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mi que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: Ante mí:- Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 445 Asunción, 10 de octubre de 2023.-. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL RESUELVE: 1.- DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad. 2.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Rafael Salomoni en representación de DARUMA SAM S.A.y en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 154 de fecha 27 de Mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 3.- IMPONER las costas en el orden causado. 4.- ANOTAR, registrar y notificar. Ante mí:- Luis María Benítez Riera Ministro Abg. Norma Domínguez V. Secretaria SECRETARIA JUDICIAL IV CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS Dra. Ma. Carolina Llanes C. Ministra