Contenido completo: 100191.pdf
**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO** Trescientos noventa y seis En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días ________ del mes de _____ ____ del año dos mil veintitrés, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministr os de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, MANUEL DEJE SÚS RAMÍREZ CANDIA Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el ex pediente caratulado: "NICOLAS GONZÁLEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA "C/ RES. N° 514 DEL 22/JUL/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI", a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el Tri bunal de Cuentas, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plan tear y votar las siguientes: **CUESTIONES:** ¿Es nula la Sentencia apelada? En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS M ARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA. **A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: QUE, si bien el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en representación de la parte actora, interpuso el recur so de nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el T ribunal de Cuentas, Primera Sala; y el mismo le fue concedido por A.I. N° 1092 de fecha 3/11/2022; e scrito mediante (fs.181/188), desiste expresamente del citado recurso, por lo que se lo debe tener p or desistido del recurso de nulidad. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los A rts. 112 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO. A su turno los Dres. LLANES OCAMPOS y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto que anteced e por los mismos fundamentos. Luis María Benítez Riera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: ** 1) NO HACER LUGAR** a la demanda contencioso administrativa promovida por NICOLAS GONZALEZ ODDONE SO CIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA", **2) CONFIRMAR** la Resolución N° 520 de fech a 2 de julio de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Litigiosos Marcarios y su confirmatoria por Resolución N° 514 de fecha 22 de julio de 2021 dictada por la Directora Interina de Propiedad Indus trial, **3) ORDENAR** la persecución de los trámites de inscripción de la marca, **4) IMPONER LAS CO STAS** a la perdidosa, **5) ANOTAR**, registrar, notificar y remitir copia a la Excmo. Corte Suprema de Justicia. Que, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, la parte actora, NICOLAS GONZALEZ O DDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - NGO SAECA, al fundamentar el recurso de apelació n, sostuvo que la marca solicitada es similar a las marcas registradas pues ambas evocan la misma o similar idea y que "TALPAQTO" suena como "TAL PACTO", son fonéticamente idénticos y que podría confu ndirse como una marca más del grupo de marcas de propiedad del NGO SAECA. Agregó que existe un eleva dísimo riesgo de asociación o confusión indirecta y que esto ocasionaría un grave daño a los legítim os intereses de la firma actora y del público consumidor. Siguió diciendo que existe posibilidad de confusión o dilución, que las denominaciones son fonéticamente idénticas y conceptualmente similares , que la marca solicitada no es genérica sino evocativa y que de permitirse su registro ocurriría un deterioro de la marca registrada que llevaría a una asociación indeseable y una pérdida de prestigi o de la misma. Luego de otras varias disquisiciones, terminó solicitando se dicte resolución revocan do el Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas , Primera Sala, con costas. Que, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión, debemos realizar las siguientes puntualizac iones. Una vez realizado el traslado a las partes (demandada y coadyuvante) del escrito de fundament ación de agravios presentado por la parte actora (providencia de fecha 24/02/2023 – fs. 189), la par te coadyuvante, la firma Johnson & Johnson, representada por el Abog. Víctor Abente Stewart, se pres enta escrito mediante a formular manifestación (fs. 198) y en ese sentido sostiene que ya no tiene i nterés en la solicitud de registro de la marca TALPAQTO, clase 5, por lo que desiste de su intervenc ión como parte coadyuvante. Entonces, teniendo presente dicha declaración, y no constando en autos n inguna manifestación, pedido o documento que demuestre que dicho desistimiento también fue realizado en sede administrativa, debemos tener por desistida a la parte coadyuvante en la actual etapa proce sal y pasar al estudio del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
EXPEDIENTE: NICOLAS GONZÁLEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA" C/ RES. N° 514 DEL 22/JUL/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI. Que, como primer paso, debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sir vieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 19/12/2017 se presentó ante la Direcc ión Nacional de la Propiedad Intelectual la firma JOHNSON & JOHNSON a solicitar el registro de la ma rca "TALPAQTO", en la clase 5. La firma NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – NGO SAECA se presenta a deducir oposición al pedido de registro, en base a sus marcas regi stradas EL PACTO DE NGO – NGO PACTO DE CONFIANZA – PACTO DE CONFIANZA NGO, clases 7, 9, 10, 11, 35, 36 y 37. Luego de los trámites de rigor, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la Resol ución N° 520 del 2/07/2019, por la cual resolvió: Art. 1º DECLARAR improcedente y no hacer lugar a l a oposición deducida por la firma NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA sobre la solicitud de registro de la marca "TALPAQTO", clase 05, Art. 2º DISPONER la prosecución de la solicitud de registro de la marca "TALPAQTO", CLASE 05, solicitada por JOHNSON & JOHNSON, Art. 3º Notifíquese. La parte actora apeló esta decisión. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial respondió a este pedido con la Resol ución N° 514 de fecha 22/07/2021, por la cual resolvió: Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 520 de fe cha 2 de julio de 2019...Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de m arca "TALPAQTO", clase 05, solicitada a nombre de la firma JOHNSON & JOHNSON, Art. 3º Notifíquese. C ontra las precitadas decisiones de la DINAPI, el Abog. Hugo Berkemeyer, en representación de la firm a NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA – NGO SAECA, promovió demanda contencioso administrativa en fecha 17 /08/2021. Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 8 de setiembre de 2022, hoy recurrido. QUE, entrando a examinar la cuestión planteada y teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 12 94/98 de Marcas, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la mar ca está en poder excluir a otros en el sentido de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se h abla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguib les. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el ca so sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles? Luis María Benítez Piera Ministro Abg. Karlheinz Secretario Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candil MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra
QUE, para poder responder ajustadamente la pregunta precedente y para mejor apreciación y entendimie nto de la cuestión, a continuación, pasamos a exhibir y confrontar, para luego analizar, la marca so licitante y la marca oponente: Marca solicitada: **TALPAQTO** (clase 5) Marcas Registradas: **EL PACTO DE NGO** (clases 7, 9, 10, 11, 35, 36) **NGO PACTO DE CONFIANZA** (clases 35, 37) **LAVAYA PACTO DE CONFIANZA NGO** (clase 37) **PACTO DE CONFIANZA NGO DESDE 1945** (clase 35) Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totali dad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no s e limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me prod ucen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejo s que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoca una sensación esp ontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada di ferenciación gráfica, fonética e ideológica (los tres campos principales en los cuales debe efectuar se el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas e n su obra Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta) QUE, si bien ambas marcas poseen una fonética muy parecida y resulta innegable esa similitud, no es menos cierto que solo ésta característica puede impedir un registro marcario, la marca oponente no p uede imposibilitar un registro con la intención de adueñarse de un término por el solo hecho de que su marca suene igual a la marca que solicita su registro, ya que la característica gráfica (escritur a) es absolutamente diferente, así como la ideológica. Por otro lado, ambas marcas distinguen servic ios de clases muy diferentes, pues la marca solicitada (TALPAQTO) solicito su inscripción en la clas e 5, mientras las marcas registradas (EL PACTO DE NGO - NGO PACTO DE CONFIANZA - LAVAYA PACTO DE CON FIANZA NGO -PACTO DE CONFIANZA NGO DESDE 1945) se halla inscripta en las clases 7, 9, 10, 11, 35, 36 y 37. Ahora bien, no se puede hablar de una estrecha relación entre las clases mencionadas, como pa ra llegar al punto de una confundibilidad entre las marcas en pugna, pues la clase 5 ampara producto s farmacéuticos y veterinarios, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplast os, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectante s, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas; mientras las clase 7 c omprende máquinas, máquinas-herramientas y motores; la clase 9 aparatos e
EXPEDIENTE: NICOLAS GONZÁLEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA" C/ RES. N° 514 DEL 22/JUL/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI. Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, d e medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; clase 10 aparatos, instrumentos y artículos médicos; clase 11 aparatos de alumbr ado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación , de distribución de agua e instalaciones sanitarias; clase 35 publicidad, gestión de negocios comer ciales, administración comercial, trabajos de oficina; clase 36 servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo ; clase 37 construcción, reparación, servicios de instalación. Como puede observarse la clase en la cual se pretende registrar la marca solicitada no guarda relación cercana con las clases en las cual es se hallan inscritas las marcas oponentes, por lo que no existe a mi criterio riesgo de error o co nfusión ya sea directa o indirecta, en el público consumidor. Por otro lado, le asiste razón a la DI NAPI cuando sostiene que en nuestro sistema marcario prevalece el sistema uniclase, en base a lo pre scripto en el artículo 7 de la Ley N° 1294/98, que establece: "El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requie re una solicitud independiente para cada una de ellas". Que, analizadas las constancias de autos y examinada la marca solicitante, resulta obvio que la mism a se trata de una marca de fantasía, ya que reúne ciertas características atribuidas a este tipo de marcas. El vocablo TALPAQTO no tiene un significado en sí mismo, no tiene relación con el producto q ue denomina y resulta ser una invención de su creador. Al respecto, el autor Fernández Novoa dice: " Las marcas denominativas caprichosas o de fantasía carecen de significado propio, de ahí que al no e vocar un concepto determinado en el lenguaje, resulta imposible la comparación conceptual" (Fernánde z Novoa, Carlos - Tratado sobre Derecho de Marcas – 2da Edición, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004). Que, en relación con las afirmaciones del apelante sobre que se produciría un "deterioro", "descrédi to", "asociación indeseable" y "pérdida de prestigio" debemos hacer notar que la parte actora no arr imó pruebas que fehacientemente demuestren sus dichos, por lo que no pueden tenerse en cuenta desde dicha perspectiva. QUE, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equivocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas m arcas puedan convivir o coexistir pacíficamente en el mercado. Consecuentemente, corresponde NO HACE R LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO
representación de la firma NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA – NGO SAECA, por improcedente y, en consecu encia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el T ribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas de esta instancia, las mismas deberán ser i mpuestas a la apelante, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc. a) del CPC. ES MI VOTO. A su turno, la **MINISTRA DRA. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS** dijo: Que se adhieren al voto del Min istro Preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos. A su turno, el **MINISTRO DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA** dijo: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 08 de Septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por compartir los mismos fundamentos. Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden cau sado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación qu e causa la Resolución de la cuestión planteada. ES MI VOTO. Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ANTE MI: **Abg. Karlina Penoni** **Secretaria** Dr. Manuel Dejesús Ramirez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes O. Ministra ACUERDO Y SENTENCIA N° 396. VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL RESUELVE: 1) **TENER POR DESISTIDO** al recurrente del recurso de nulidad interpuesto.
**PODER JUDICIAL** EXPEDIENTE: NICOLAS GONZÁLEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA" C/ RES. N° 514 DEL 22/JUL/2021 Y OTRA DICT. POR DINAPI. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en representac ión de la firma NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA – NGO SAECA, por improcedente y, en consecuencia, 3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 250 de fecha 8 de setiembre de 2022, dictado por el Tribu nal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución . 4) **IMPONER** las costas de esta Instancia al apelante (artículo 203 inc. a) del CPC.). 5) **ANOTAR**, registrar y notificar. Luis María Benítez Piñera Ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi MINISTRO Dra. Ma. Carolina Llanes G. Ministra ANTE MÍ: Abg. Karina Penonat Secretaria **PODER JUDICIAL** SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
← Volver a los resultados
